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临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权产品不为专利法禁止,其后续的使用、许诺销售、销售,也不视为侵害专利权案例分析(最高院指导案例20号)

[日期:2018-01-31] 来源:  作者:海耀律师 [字体: ]

【案号】2011)民提字第259

【基本案情】深圳市斯瑞曼精细化工有限公司(以下简称斯瑞曼公司)2006119日向国家知识产权局申请发明专利,该专利于2006719日公开,2009121日授权公告,授权的发明名称为制备高纯度二氧化氯的设备,专利权人为斯瑞曼公司。该专利最近一次年费缴纳时间为20081128日。20081020日,深圳市坑梓自来水有限公司(以下简称坑梓自来水公司)与深圳市康泰蓝水处理设备有限公司(以下简称康泰蓝公司)签订《购销合同》一份,坑梓自来水公司向康泰蓝公司购买康泰蓝二氧化氯发生器一套,价款26万元。康泰蓝公司已于20081230日就上述产品销售款要求税务机关代开统一发票。在上述《购销合同》中,约定坑梓自来水公司分期向康泰蓝公司支付设备款项,康泰蓝公司为坑梓自来水公司提供安装、调试、维修、保养等技术支持及售后服务。

2009316日,斯瑞曼公司向广东省深圳市中级人民法院诉称:其拥有名称为制备高纯度二氧化氯的设备的发明专利(简称涉案发明专利),康泰蓝公司生产、销售和坑梓自来水公司使用的二氧化氯生产设备落入涉案发明专利保护范围。请求判令二被告停止侵权并赔偿经济损失30万元、承担诉讼费等费用。在本案中,斯瑞曼公司没有提出支付发明专利临时保护期使用费的诉讼请求,在一审法院已作释明的情况下,斯瑞曼公司仍坚持原诉讼请求。

【裁判结果】广东省深圳市中级人民法院于201016日作出(2009)深中法民三初字第94号民事判决:康泰蓝公司停止侵权,康泰蓝公司和坑梓自来水公司连带赔偿斯瑞曼公司经济损失8万元。康泰蓝公司、坑梓自来水公司均提起上诉,广东省高级人民法院于20101115日作出(2010)粤高法民三终字第444号民事判决:驳回上诉,维持原判。坑梓自来水公司不服二审判决,向最高人民法院申请再审。最高人民法院于20111220日作出(2011)民提字第259号民事判决:撤销原一、二审判决,驳回斯瑞曼公司的诉讼请求。

【裁判要旨】在发明专利申请公布后至专利权授予前的临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下,其后续的使用、许诺销售、销售,即使未经专利权人许可,也不视为侵害专利权,但专利权人可以依法要求临时保护期内实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

【律师点评】临时保护期内制造的专利产品,于专利授权之后再进行使用、销售等,是否构成专利侵权?依据本案的判决认为,既然在临时保护期内实施申请专利的发明创造不构成侵权,那么由此而产生的产品即便是在专利授权之后才开始使用、销售等,也不构成专利侵权。这其中的逻辑很清晰,只要制造产品的时候不侵权,这些产品在之后任何时候的使用、销售等行为均不构成侵权。但也有人认为专利法第11条所规定的“制造、使用、许诺销售、销售、进口”是五种相互独立的行为,所以,如果实施申请人的发明创造(制造产品)发生在临时保护期内,而这些产品的使用或销售等行为发生在专利授权之后,“应当按行为所处不同阶段承担相应的责任,即临时保护期内的使用行为承担支付临时保护期适当使用费的责任,授权后的使用行为承担侵权责任”,也即是说按两个行为分别处理。

最高人民法院在这一问题上的解读认为“在专利临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下,其后续的使用、许诺销售、销售该产品的行为,即使未经专利权人许可,也应当得到允许”基本上符合现行立法的本意和逻辑,但“也应当得到允许”之前须加上一个条件,即“使用人需补交使用费”;也即是说,在授予专利权之后,如果使用人始终不支付其在临时保护期内就应该支付的使用费,后续的使用或销售等行为则应该被禁止或撤销。简言之,使用人付费只是与其所生产的产品的数量相对应,我们在讨论支付使用费的标准时,根本无需、也不应该把产品的生产和销售等行为割裂开来讨论,关注的焦点是每一个产品之上是否都体现了使用费,但产品之上不能重复收费。理由在于,无论是制造、使用、销售等行为中的任何一种,发明创造者的利益(或损失)只是取决于(侵权)专利产品的数量,至于从制造到销售的整个过程,既有可能是一个人实施的,也有可能是多个人实施的;如果是多个人未经授权分别实施了前述行为,专利权人可以分别追究他们的侵权责任,也可以在一个诉讼中一并追究他们的侵权责任,只要侵权专利产品的数量相同,损害赔偿的数额就应该是一致的,虽然在多人的情形下可以针对每一个主体发布禁令,但多人和一人情形下的侵权责任在整体效果上应该是一致的。归纳起来,《专利法》第11条的立法本意是,专利权人可以针对实施其所列五种行为之中任何一种的主体申请停止侵权的禁令;至于损害赔偿的计算,则要看侵权产品的数量,而与有几个侵权人无关,也即是说,损害赔偿的问题根本不是该条所要调整的对象。

 

 


 

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